摘 要 自从我国对外贸易开始迅速发展，涉外定牌加工商标侵权纠纷层出不穷，因此其侵权认定标准值得进行讨论和研究。虽然涉外定牌加工在国内已经产生大量的司法判例，但其商标侵权的裁判标准仍然处于摸索阶段，因适用不同的判案标准，各法院的结论也会完全不同。
关键词 定牌加工 涉外 侵权认定
作者简介：张静，华东政法大学2015届法律硕士（非法学）研究生，研究方向：知识产权。
中图分类号：D923.7 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.12.349
定牌加工，俗称“贴牌”生产，是指企业经委托方委托，生产或加工产品后，贴上委托方的商标进行销售的经营活动。如果委托方与加工方不处于同一国境内，为涉外定牌加工。
上海市自贸区作为我国首家自由贸易试验区，其出现的法律问题对于国际贸易争端解决具有一定的借鉴意义。因此，我们主要选取上海自贸区从设区以来的涉外定牌加工案件和其他地区有影响力的涉外定牌加工案件进行系统的研究。并对法院判决与学术观点进行借鉴，同时参考国外的立法和判决，尝试提出相应的司法对策，以期为涉外定牌加工案件的审理提供些许思路。
一、对数据和典型案例的分析
（一）涉外定牌加工案件概况
我国目前开放的自贸区分别为上海、广东、天津、福建。从全国范围来看，我国可以检索到的定牌加工判决书共有187件，案件大多集中在北京、上海、浙江、广东几个省份，可见定牌加工案件在自贸区属于多发案件。
从案件的判决结果来看，二审维持原判的案件有56件，二审改判的案件有22件，可见，同一地区，二审法院和一审法院的裁判结果有较大的不同。从上海市的案件来看，一审判定侵权的案件数量为12件，一审判定不侵权的案件为20件，二审维持原判的仅15件，可见，在涉外定牌加工的案件中，关于定牌加工侵权与否，不同地区的法院在不同案件中也有不同的判断标准。
以“东风案”为例，该案一审法院以“常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼”，“在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为”为由，判决驳回上柴公司的诉讼请求。
二审江苏高院认定常佳公司行为属于涉外定牌加工，但同时认定，常佳公司明知上柴公司“东风”商标是驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被诉产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，“实质性损害了上柴公司的利益”，构成对上柴公司注册商标专用权的侵犯。
而对类似案件，上海市浦东法院则认为，被告作为境内加工企业，其在产品上的商标贴附行为，不在商标法对于商标使用行为规定的内涵之内，被诉侵权商标并不在境内市场发挥其区别商品来源的价值，仅在境外起到识别功能。
由此可见，在同样的案情背景下，适用不同的判案标准和考虑因素，会得出完全不同的结论。因此，有必要梳理出较为稳定的裁判标准，或是归纳出在定牌加工判定侵权时应当考虑的因素，以供司法机关参考。
（二）涉外定牌加工案件的侵权判定——以上海自贸区为例
近五年来，浦东新区人民法院审理的涉自贸区“涉外定牌加工案件”可以检索到判决书的一共有18件。这18起案件无一例外，法院均认定涉外定牌加工行为不构成商标侵权。由此可见，关于侵权判定标准的确立，浦东新区人民法院采用下述判断标准。
1.是否构成“商標使用”和存在“混淆可能性”
在判定涉外定牌加工行为不侵权的案件中，法院的推理思路基本相似，其固定的裁判模式如下：首先，从形式上看，虽然是国内加工方实施的涉案产品贴附商标的行为，但本质上，境外委托方才是真正的使用者。其次，因为涉案商品被海关扣留时尚处于出口环节，即尚未面对商品的消费者。同时，涉案的商品均销往其他国家，无证据证明商品在我国境内还存在销售的事实，故涉案商标不可能在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点决定了涉案商品是否会因贴附涉案商标而在其他境内造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。我国商标法对于商标使用行为规定的内涵并不包含贴牌加工出口，所以出口的商品上的涉案商标不侵犯被告在我国注册的相关商标的商标专用权。此外，针对识别作用的判断，如果受托方在产品没有标注受托方的信息，法院会将此认定为该商品不会起到识别作用的另一理由。
2.加工方是否尽“合理注意义务”
在“鳄鱼牌商标侵权纠纷案” 中，除了“无混淆可能性”和“不构成商标使用”外，法院还指出“本案原告的加工行为属于接受境外公司委托的定牌加工行为，产品不在国内销售，因此认定原告的行为是否构成商标侵权，应当结合是否会使国内相关公众对商品来源产生混淆或误认、原告是否具有造成他人混淆或误认的主观故意、原告作为加工方是否尽到了合理的审查注意义务等因素进行综合判断。”由此可见，在司法实践中，已经开始考虑将“加工方是否尽到了合理审查义务”作为判断是否构成商标侵权的标准。
在“宁波国际诉华杨案” 中，法院在认定被告的行为不构成商标侵权时指出，在判断定牌加工行为是否构成商标侵权时。
首先，考虑境外委托方对涉案商标在境外是否享有商标权。如果享有商标权，被告通过授权国外加工方将相关产品贴牌加工后悉数运至该国销售的行为符合生产经营惯例，并无不当。
其次，要看涉案产品是否全部出口，而不在我国境内销售。
最后，要看被告是否尽到必要、合理的审查义务。如果满足上述条件，则被告的行为具有正当性，不应承担商标侵权责任。
可见，当境外委托方在产品全部出口的目的国拥有合法正当的商标权，已经尽到必要、合理审查义务的境内加工方，原则上可以认定其不构成商标权侵权。
二、其他地区关于定牌加工的司法实践
首先，定牌加工这一商业形式的出现与国家经济发展情况有关。根据欧盟商业委员会条例 来看，欧盟对于定牌加工合同的效力并不否认，而是将其视为技术转让合同，但在欧洲似乎并无定牌加工的案件，这可能与欧洲较为发达的经济和高昂的人力成本有关——欧洲并不是制造业的温床。而与我国贸易形式十分相似的是，台湾地区经济发展初期也是靠大量代工起家，并被称为“回销行为”。台湾地区“司法行政院”曾于1983年、1993年两次专门论证，“回销行为”并不侵犯台湾地区注册商标专用权，并认为“这是一种贸易形态，为了有利于本地区企业接单，不应受到商标法相关规定的约束。”这种基于公共利益考量的司法政策选择，可以较好地避免在对外定牌加工特殊领域商标法适用难以逻辑自洽的困境。因此，定牌加工这一商业模式的出现之时，在司法政策上采取原则上不认定侵权的立场，对涉案商标赋予比较弱的保护力度，更有利于我国加工贸易产业的发展。
其次，随着我国经济的逐渐发展，低端制造业逐渐转移向东南亚成为未来一定阶段的趋势，不少原先在我国建立加工贸易型企业的跨国公司纷纷开始提前布局，甚至出现国外抢注国内商标的情形。此时，如果仍然认定受托方的行为不构成商标侵权，将会损害我国商标权人的利益。虽然地域性是知识产权的基本属性，但是随着互联网科技的发展已经经济全球化的趋势，知识产权的地域性正在逐渐削弱。美国商标法一直以来有着考虑境外因素的传统，因此涉外定牌加工行为完全有可能违反美国的相关规定，构成商标侵权 在商标法域外是否适用的判断上，美国法院根据Bulova案 等其规定了三个因素：1.美国贸易的影响；2.被告的国籍；3.是否存在外国法的冲突。因此我国法院也可以借鉴美国域外适用问题上采取的本国保护主义制度，在面对涉外定牌加工问题时，考虑其对我国贸易的影响程度。
三、对策研究
自改革开放以来，我国作为“世界工厂”，以涉外定牌加工为主的加工贸易一直占据我国对外贸易相当大比重，企业对定牌加工业务依存度仍然较高，定牌加工商标侵权这一类商标侵权案件，可以说在我国是一种较为独特的案件类型。
在传统的国内抢注国外商标的情形下，如果国内企业抢注的是驰名商标，国外商标权人可以根据我国《商标法》中的无效程序申请宣告该商标无效。而国外委托加工方在国外有商标权，其委托加过行为符合生产经营惯例，不会引起我国境内消费者的混淆，不构成商标使用，因而不易认定为商标侵权。这样也有利于保护中国的代加工企业。
在较为新型的国外抢注国内商标情况下，此时，如果仍然认定受托方的行为不构成商标侵权，将会损害我国商标权人的利益。我国法院在上述的“东风案”中，同样认定此种情形下的涉外定牌加工行为构成商标侵权。 該案主审法官进一步提出了“合理注意义务”与实质性损害标准：“合理注意义务”是对国内加工企业注意义务的一般要求，通常情况下，满足“合理注意义务”，国内加工企业即可以免责；而“实质性损害”标准，则是给予具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护，即对于涉嫌在境外抢注我国具有一定影响特别是驰名商标，再进入我国进行回溯性贴牌加工出口的。江苏高院基于诚实信用原则的要求，在“东风”案二审判决书中认为，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。
此外 ，在国内国外商标相互独立的情形下，国内外商标权人在商标注册时，并不知道彼此的商标。如果接受委托一方的产品全部出口至国外，则并不会影响国内商标权人的利益，不会造成国内相关公众的混淆。国外委托方有正当理由委托国内加工方进行生产，符合生产经营管理。因此，认定其不侵权的结果也有利于保护国内的代加工贸易。
而如果委托方在出口目的国并没有合法有效的商标权，则应视委托方在出口目的国是否本着诚实信用原则进行商业活动，若其没有攀附我国商标权人商标故意，则不宜认定为商标侵权。如果委托方在目的国冒充我国商标进行销售，可以考虑参照国外抢注国内商标的情形，认定此种情况构成商标侵权。
注释：
（2015）苏知民终字第36号民事判决书.
（2013）浦民三（知）初字第336号民事判决书.
（2016）沪0115民初27091号民事判决书.
European Commission Regulation （EU） No. 316/2014 of 21 March 2014 on the Application of Article 101（3） of the Treaty on the Functioning of the European Union to Categories of Technology Transfer Agreements.
阮开欣.涉外定牌加工侵权问题新探——以商标法域外适用为视角.中华商标.2015（12）.71.
Steele v.Bulova Watch co.， 344 U.S 280（1952）.
（2015）苏知民终字第36号民事判决书.
宋健.对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例.知识产权.2016（9）.28.
