摘 要 OEM贸易中的商标侵权问题，在理论与实务界至今并未达成统一意见，这使得整个产业面临着未知的法律风险。本文着重讨论了涉外定牌加工侵权认定中争议较多的几点，得出结论OEM贸易中的商标使用行为不可能引起我国消费者的混淆，OEM中的贴牌行为不侵犯商标专用权。
关键词 涉外定牌加工 使用行为 混淆 相关公众
作者简介：曹渊，华东政法大学在读研究生，研究方向：民商法。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2016）03-055-02
一、 引言
所谓涉外定牌加工，是指境外商家委托国内商家加工特定商标的产品，并将产品全部交付境外委托方、由其在境外销售的一种贸易方式，境外委托在其本国或销售国有注册商标权。当委托方在我国没有注册商标，而国内主体注册了系争商标时，就会产生OEM产业是否侵犯注册商标专用权的疑问。
二、 司法实践中侵权判定的争议焦点
司法实践中，对于涉外定牌加工行为的认定，各个法院的判决不管是判决理由还是审判结果都不统一，有损司法的公信与公平。法院判决争议的焦点主要为：
第一，OEM产业中贴牌行为性质的认定存在分歧。有的判决认为，此行为属于商标法意义上的使用行为，其依据是对我国2002年旧《商标法实施条例》第三条规定进行的文义解释；有的判决则认为，此行为属于加工行为，而非商标使用行为。
第二，混淆标准的适用范围有争议。有的判决认为，侵犯商标专用权要以会引起相关公众混淆为要件。其理由为：识别功能是商标的基本功能，侵犯商标权的实质就是使消费者对商品的来源产生混淆，破坏其识别功能；有的判决则分情况对待，认为混淆要件不适用于“在相同商品上使用相同商标的情形”。其依据为商标法司法解释第九条和第十一条规定。
第三，关于“相关公众”的认定范围存在争议。有的判决认为，“相关公众”范围应限制在中国境内，其根据为注册商标的地域性原则；有的判决则认为也应包括国外公众，其依据为商标法司法解释第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制。
三、 涉外定牌加工侵权认定争议焦点的讨论
（一）OEM产业中的贴牌行为是否属于商标法意义上的使用行为
新《商标法》第四十八条定义了商标法意义上的使用行为，采取列举加概括的立法模式，将商标使用行为定义为用于识别商品来源的行为。因此，涉外定牌加工方将商标贴附于所生产商品上的行为，只要是用于识别商品来源就构成商标使用，此处不是要探求标识使用者的意图，而是应该采用客观的判断标准，即是否起到了向消费者说明商标来源的作用。
有反对者认为，尽管涉外定牌加工关系中，加工方并非商标权的所有者，他实施的只是加工行为，并不向社会公众提供贴牌商品，加工方没有分享商标中凝结的商誉，只是单纯取得劳动报酬。但问题是，商标使用的判断并不以使用者是否从中获利为标准。由于现代经济社会的高度分工化，商标要发挥其识别功能要经过一个复杂的过程，商标的使用其实贯穿于整个生产销售运作中，《商标法》第57条规定的侵权行为就包括了生产领域、销售领域中的商标使用行为。加工者按照定作人的指示使用商标，就是为了指示商品来源于定作人，属于商标法中的使用。
（二） 在相同商品上使用相同商标是否以混淆为侵权判断标准
混淆是否是商标侵权的一般构成要件？由新《商标法》第57条的规定可知，我国于商标侵权认定中纳入了“导致混淆”的条件，但是并没有明文规定“导致混淆的可能”是“在同种商品上使用相同商标”构成商标侵权的前提，这是否当然可得出双同侵权行为不以混淆可能性为前提？
诚如《商标法》第一条所述，设立商标专用权的目的主要是保护生产、经营者的商誉和消费者的利益。①商标权人制止他人使用其注册商标的法理基础，在于保护商标与产品来源之间的联系，进而凝聚和保护自己的商誉，而非保护纯粹的符号②。而为了保障消费者利益，商标法要保障消费者通过商标将商品或服务与其提供者正确联系起来。由此，从商标专用权保护目的角度解释，可能导致相关公众对商品或服务来源产生混淆，是构成商标侵权的必要条件③，只有使用行为存在混淆可能性时，商标的识别功能被破坏，商标权人的商誉减损或被他人搭便车，消费者的利益被侵害，才是商标法所要规制的商标侵权行为。所以对于双同使用行为，虽然法条并未明文规定，但同样暗含着“可能引起混淆”这一前提。
从比较法角度考察，作为成文法国家，我国《商标法》的立法模式、法条构造等主要借鉴了以德国为主的大陆法国家，其中关于商标侵权判定的立法结构，我们完全采用了欧盟商标法的规定方法④，与《欧共体商标一号指令》及《欧共体商标条例》在双同行为上作了相同的规定。但是在Opel案中，欧共体法院认为，被告在相同商品上使用了相同商标的行为不构成侵权。法院认为，根据一号指令第5条第1款（a），商标专用权人有权禁止任何第三方未经许可即在相同商品上使用相同商标。但是，这条规定的本意是保护商标的标明商品或服务来源的作用。探求法条真意，如果在相同商品上使用与他人相同的商标但并不会误导相关公众对商品出处的判断，此行为不应认为构成侵权。该指令应当被理解为：如果第三方在相同商品上使用了相同商标，就应推定混淆的可能性，而这种推定是可以被推翻的⑤。另外，TRIPS第16条也非常明确规定了，在相同货物或服务上使用相同标记会造成混淆属于法律上的事实推定。因为在双同的情况上，极易构成混淆，所以推定有“混淆可能性”，属于证据规则范畴，考虑的是诉讼的经济与便利，但仍是以“混淆可能性”为侵权的前提的。
综上可得，即使在双同使用上，混淆仍是构成侵权的必要条件，只不过这种情况推定存在混淆可能性，但可用相反证据推翻。
（三） 混淆中“相关公众”的地域范围
由上文可知，“可能引起混淆”是构成商标侵权的前提，在判定时必须考虑所有因素、进行综合判断被控行为是否足以使相关公众产生混淆的可能。认为OEM不侵犯商标权最主要的理由，就是产品全部销往国外，不会引起国内消费者的混淆可能。持反对意见者则认为，商标法司法解释第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制，境外消费者也包括在内，也应被纳入到评判是否会产生混淆可能的主体中去。
商标权具有地域性，OEM中的境外定作方即使在他国享有商标权，但只要未在我国境内注册，就不享有我国商标法上的注册商标专用权所以；对等的，我国商标法原则上仅在我国领域内有效，这是法律适用中属地原则的体现⑥，定作人在中国境外使用商标的行为、是否引起混淆，是不受我国商标法调整，而应由当地的法律调整，这也是尊重他国主权的问题。所以，根据地域性特点，“相关公众”的空间范围应被限定于我国境内。那么，OEM中的产品全部销往国外，自然没有引起我国相关公众混淆的可能，不应认定为侵权。
但是如今各国之间的贸易往来频繁，商品在世界范围内流通，商标在他国也开始积累商誉，有学者认为⑦，在认定涉外定牌加工是否侵权时，应根据注册商标的具体情况分为未投入实际使用或其影响力仅限于国内的被侵权商标，和知名度较高、其影响力已超出中国范围时被侵权商标，其实质是将国外相关公众是否会产生混淆可能也纳入到了我国商标法适用的范围，这是违背地域性要求的。但是，现实生活中的确存在着这种情况：某一商标在国际范围内有知名度，但被他国其他厂家抢先注册，引起他国消费者混淆，造成国际市场的混乱。这就涉及到商标的国际保护问题，可以通过驰名商标法律制度来保护：如今，各国根据相关国际公约的规定普遍加强了对驰名商标的保护，即使对于在他国没有注册的驰名商标，也可以获得一定程度的保护。OEM也绝不是商标侵权行为的避风港，当它违反其他知识产权法律制度、或者属于不正当竞争行为时，一样要受到法律制裁。
四、 结语
本文结合实务中的情况，着重讨论了涉外定牌加工侵权认定中最为特殊、争议最多的几点。首先，OEM贸易中的贴牌行为，发挥着指示商品或服务来源的作用，属于商标法上的使用行为；其次，通过文义解释、目的解释和比较法考察，认为“混淆”是商标侵权认定的一般构成要件；最后，因为“相关公众”的空间范围应被限定于中国境内，所以OEM贸易中的商标使用行为不可能引起我国消费者的混淆，OEM中的贴牌行为不侵犯商标专用权。当然，OEM并非知识产权侵权的避风港，本文只是论证了其不侵犯商标专用权，但其仍受其它法律法规的规制。
注释：
邓宏光.论商标侵权的判断标准——兼论《中华人民共和国商标法》第52条的修改.法商研究.2010（1）.
邓宏光.《商标法》亟需解决的实体问题：从“符号保护”到“防止混淆”.学术论坛.2007（11）.
王迁.知识产权法教程.中国人民大学出版社.2014.472.
张伟君、魏立舟、赵勇.涉外定牌加工在商标法中的法律性质 ——兼论商标侵权构成的判定.知识产权.2014（2）.
李明德、黄晖、闫文军.欧盟知识产权法.法律出版社.2010.490.
冯晓青.知识产权法.中国政法大学出版社.2010.45.
葛留祥.正视定牌加工中的商标侵权行为.中华商标.2005（9）.
