杨永 张闵
摘 要 专利申请制度要求满足单一性原则，对于不符合单一性要求的专利申请，申请人可以通过分案申请的方式克服单一性问题。目前，分案申请制度包括两种情况：申请人主动实施案例和申请人克服单一缺陷的评审点通知在通知中。在主动分案时，实践中存在分案与母案内容相同、即分案申请与单一性无关的情况。上述做法，导致相同的申请在专利审查部分中重复进行审查，不利于专利制度的发展。本文对分案申请制度的完善进行浅析及建议。
关键词 分案申请 单一性 专利申请制度
作者简介：杨永、张闵，华南理工大学。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.11.169
一、问题的提出
目前我国发明专利申请采用早期公开、延迟审查的实质审查制度，在申请文件公开之前进行初步审查，初步审查的主要任务包括审查申请人提交的申请文件是否存在明显缺陷、提交的文件是否符合期限要求、是否缴纳费用等。而实质审查的目的在于判断发明专利申请是否存在实质性缺陷及撰写方面的形式缺陷，并确定发明是否存在授予发明专利权的前景。其中，申请文件是否符合受理的形式要求由初步审查完成；而实质审查是在初步审查基础上，进一步对申请文件是否存在实质性缺陷以及与撰写有关的形式缺陷，提出实质审查意见，以确定发明是否符合授权标准。
当一件专利申请包括的两项以上的发明不符合单一性规定时，申请人可以主动提出分案申请，也可以应审查员通知书中指出的单一性审查意见的要求，被动的进行分案以克服审查意见中指出的单一性问题。作为由母案中分出的“子案”，分案申请在内容上应当符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的规定，即分案申请不得超范围。
可见，上述规定主要涉及申请人主动提交分案申请的情形，在初步审查阶段中，对于分案申请的受理，主要审查分案申请的提交时间，而并未考虑分案申请与其母案之间是否因单一性的问题而进行分案，也未有关于分案前的母案申请与对应的分案申请是否涉及不同的主题，它们的权利要求书是否涉及不同的发明创造。而在审查实践中，特别是在母案已被审查员驳回的情形下，存在利用分案申请制度，在规定期限内，提交权利要求相同的分案申请，这种分案申请被初步审查阶段所接受；而在实质审查阶段，需要对这类申请重新进行检索、审查、提出审查意见，导致相同内容申请的重复审查，这既无谓的增大了行政审批的工作量，也不利于消除积压、提高行政审查速度的要求，对于目前专利制度的运行带来负面影响。
二、法律规定的梳理
分案申请制度的法律基础在于“单一性原则”。《专利法》第三十一条第一款对专利申请单一性原则作出了规定，首先，一个明确的应用应该是一个发明或实用新型，其次，属于一般的发明概念的两个或多个发明或实用新型，可以放在一个应用程序中，这样一个为防止申请人不会提高有关的技术含量和应用，从而防止国务院专利行政部门带来专利分类，R检索，审查专利行政审批为专利行政部门的困难，也有利于申请人获得授权后更有限方便运动，使用其专利，也便于对专利文献的公共参考。可见，无论是申请人主动提交分案申请、还是基于审查意见通知书进行的被动分案申请，“一件专利申请包括两项以上发明”是其可以进行分案的法律基础。“一件专利申请包括两项以上发明”，包括权利要求书中包括两项以上发明的情况，也包括说明书中存在两项以上发明的情况，当两项以上发明存在于说明书中时，通过分案申请，将不同的发明记载于分案申请中，只要没有超出分案前申请文件记载的范围，则这样的分案申请符合先申请原则的要求，是应当允许的。然而，对于利用分案申请制度，提交权利要求相同的分案申请，这种行为由于不满足《专利法实施细则》第四十二条中关于分案申请的要求，因此在法律上也是缺少依据的。
三、问题讨论及思考
关于分案申请时的修改问题，有观点认为，分案在进行申请时是按照一件新申请缴纳各种申请费的，因此申请人在原申请记载的范围内、不超范围的情况下，作较为灵活的改动应当允许。笔者部分同意该观点。一方面考虑到申请人撰写申请文件时主观理性的有限性，可能存在将具有创新的主题方案记载于说明书中而未能体现在权利要求中，此时，对这部分记载于说明书中的方案进行分案申请，只要没有超范围，就应当是允许的，其符合基于两个或以上主题进行分案的单一性要求。对于分案申请视为一件新申请收取各种费用，是因为分案申请的主题与分案后原申请的主题已不相同，对于分案申请的主题需要进行重新检索、审查、提出审查意见。但当申请人的修改与单一性原则无关时，例如在申请被驳回而提出相同权利要求的分案申请时，此时不能认为“申请人应当于付出代价来获得但由于某些原因而未获得的利益”。
对于申请人主动提出分案申请的原因，除基于单一性的考虑外，也存在滥用分案申请制度以期获得不当专利授权的情形，如利用当前发明专利实质审查制度中，分案前的母案与对应的分案往往由两或多个不同的发明专利实审审查员分别进行独立审查，此时由于不同审查员对相同法律条款的掌握标准、甚至对发明构思的理解都可能存在差异，因此出现分案前的母案与对应的分案，它们的实质审查结果不同的现象，从而利用对相同内容提起分案申请方式，尽可能增大地获得授予专利权的机会。
已有专利审查工作者撰文证明了该观点，并举出了具体案例“200910057173.6平衡阀”，其母案审查意见认为，该申请的说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定……本申请涉及一种平衡阀，其包括阀块、梭阀、减压阀以及两个抗衡阀，对于实行平衡阀这一功能来说，两个抗衡阀的设置是必要的，但该本申请原始申请文件中，并未有关于两个抗衡阀的具体结构的记载，更缺少两个抗衡阀与其他部件之间的位置及连接关系的记载，同时抗衡阀的术语本身也不规范，在对应领域中不具有公知的明确含义，因而本领域技术人员根据原始申请文件的记载，无法实现其发明，并基于说明书不符合《专利法》第二十六条第三款有关说明书公开不充分的缺陷，于2010年8月4日驳回了该申请。
申请人未提出复审请求，但在规定期限内提出了分案申请“201010279543.3一种平衡阀”，在本分案申请中，申请人删去了原申请文件中所记载的“两个抗衡阀”。可见，申请人提出分案并非基于单一性的原则而提出不同的申请，而是尝试通过分案重新启动对原申请的审查。分案申请的审查员在审查意见中指出“删去该部分内容之后的技术方案与原技术方案相比有实质性的区别，本申请的权利要求保护的范围为一种平衡阀的冲洗口结构，且该平衡阀中不包括抗衡阀，也就是说该冲洗口结构可以用于任何平衡阀结构中，而母案中的这一结构是应用于包含抗衡阀的特定平衡阀中，也就是说母案中并没有记载这一技术方案，对于本领域技术人员来说该方案也不能从母案的申请文件中直接的毫无疑义的确定，因此本分案申请超出了原申请记载的范围”。申请人在答复分案审查员的审查意见时，将删除内容重新补入到了该分案申请的文本中，最终导致了基于同样的文本，分案申请被授予了专利权，而母案却被驳回的情况。
可见当前我国发明专利实质审查制度中，对于申请人主动进行分案申请的审查，未能体现“分案申请”与“单一性原则”的内在一致性关系，未能将分案前的母案申请与对应的分案申请应当涉及不同的主题、它们的权利要求书应当各自请求保护不同内容的发明，即单一性原则，作为审查依据，既导致了相同内容申请的重复审查，增大了行政审批的工作量，不利于消除积压、提高行政审查速度；另一方面，分案前的母案与对应的分案往往由两或多个不同的发明专利实审审查员分别进行独立审查，此时由于不同审查员对相同法律条款的掌握标准、甚至对发明构思的理解都可能存在差异，因此出现分案前的母案与对应的分案，它们的实质审查结果不同的现象，就成为可能，这也导致了专利行政审批结果的公信力的下降。提高专利行政部门的公信力，既需要提高专利审查能力，提高审批结论的标准一致性，另一方面，也需要完善分案申请制度，避免“非因单一性原因”提出的分案申请。
已有文章涉及了“非因单一性原因”提出的分案申请进行了审查方式的探讨。该文章指出实用新型专利申请201220112529.9因未按时缴纳申请费而被视为撤回，之后申请人在期限内又提出了技术方案完全相同的实用新型分案申请201220335889.5。该分案实用新型审查员认为该分案不符合分案申请的条件，因为分案前的母案申请与对应的分案申请，它们的权利要求书保护的主题是相同的，而非不同的发明，因此实用新型审查员发出了分案申请视为未提出的通知书，并基于此最终结案。
可见，当前发明专利申请的分案申请制度中，初步审查阶段对于分案申请的受理，主要审查分案申请的提交时间，而未对分案前的母案与对应的分案之间是否存在单一性的缺陷进行审查，也未考虑分案前的母案与对应的分案它们的权利要求书是否保护不同主题的发明。但在专利审查实际工作中，实用新型的初步审查制度，已关注了分案申请的条件限制，即“单一性的要求，分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应分别保护不同的发明”。这一点，对于发明专利申请的分案申请制度来说，具有重要的借鉴意义。
四、总结
目前我国专利分案申请制度还存在一些问题，对于申请人主动提出分案申请的情况下，存在滥用分案申请制度的情况，比如根据我国当前发明专利专利实质审查的程序来说，分案前的母案申请与对应的分案申请往往会由两或多个不同的发明专利实审审查员分别进行独立审查，此时由于不同审查员对相同法律条款的掌握尺度、甚至对发明构思的理解都可能存在差异，因此出现分案前的母案与对应的分案，它们的实质审查结果不同的现象，就成为可能。在母案被审查员驳回的情况下，申请人并不启动复审程序，而是在规定时间内提出分案申请，而分案与母案内容相同、分案申请与单一性无关的情况，试图得到有利于自身的、不同的审查结论。这种做法，导致相同的申请在专利审查部门中重复进行受理、检索、审查、提出审查意见，这既无谓的增大了行政审批的工作量，也不利于消除积压、提高行政审查速度的要求，而当母案与分案的审查结论不一致时，也影响了中国的专利的声誉，不利于专利制度的发展。应当提供应用的划分限制，为应用划分的主动性申请人的条件，提出具体要求，分别作出“原申请和分案申请后的保护”。发明的不同的要求“已成为专利申请审查程序的操作要求。同时，基于“一事不再理”原则的要求，也应避免相同内容的申请，借助分案申请的形式多次提出实质审查请求。对于实质审查结论中有争议的审查结论，如驳回等，则应通过复审程序予以解决。
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