摘 要 文章指出企业在提起专利侵权诉讼前应当充分做好准备，首先确认企业拥有的专利权的稳定性和实际保护范围，查明涉嫌侵权方是否拥有在先相关专利，充分利用诉前证据保全等手段收集好一切证据，选择对自己有利的管辖法院，做好详细侵权分析并根据所获得的证据确认最佳赔偿额计算方式，即使最后和解也规定好防止侵权方再次侵权的举措。
关键词 专利侵权 专利保护范围 和解
作者简介：刘迎春，机械设计及理论（机器人学）工学博士，金杜律师事务所，专利部顾问、专利代理人。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.426
随着国家知识产权战略的全面展开以及各级政府部门对企业的专利申请等方面的大力资助，中国企业的专利申请量越来越大，质量越来越高，企业的专利保护意识也越来越强，相关的专利侵权诉讼等越来越多。笔者前些天曾读到一篇趣文“专利维权路上的九九八十一难” ，说是趣文，却也透露出企业维权过程中的难题。笔者仅在此就企业发现他人涉嫌侵犯专利权到法院提起诉讼时应当注意的一些问题进行介绍。
一、首先确认企业拥有的专利权的稳定性和实际保护范围
企业在发现他人涉嫌侵犯自己的专利权时，要慎发警告函，首先确认自己拥有的专利权的稳定性和实际保护范围。
众所周知，发明专利经过实质审查才得以授权，稳定性较好，但是由于在审查过程中检索手段有限并且检索并非穷尽性的，存在漏检的可能，实际中可能存在破坏发明专利的专利性的文献。而实用新型和外观设计专利由于只要初审合格即可授权，稳定性相对较差。因此，在起诉他人侵权之前，企业首先应对自己专利权的稳定性做个评估。可以请专业机构对发明专利做无效目的检索，请求国家知识产权局出具实用新型和外观设计专利的检索报告/专利权评价报告。
在笔者代理的一家国内大型企业被诉外观设计专利侵权案件中，对方是国内另一家大型企业，但是显然在提起侵权诉讼之前对方企业并未考虑其外观设计专利的稳定性问题，我们很快检索到了破坏其专利性的文献，马上提起无效宣告请求。而且后续过程中通过国家知识产权局网站的信息来看，后来可能按照法院要求，对方企业在侵权诉讼过程中请求国家知识产权局出具了专利权评价报告，该专利权评价报告的结果和我们的检索结果相同，均显示该外观设计专利的外观设计与所检索到的文献的外观设计相同相近似，这是对方企业的一个重大失误。如果检索报告/专利权评价报告显示专利权不稳定，尽量不要诉他人侵权，以免白白耗费精力和金钱还丧失专利权。
检索报告/专利权评价报告不仅可以在最初阶段帮助企业判断自身实用新型和外观设计专利是否稳定，还可以在侵权诉讼过程中防止法院中止审理侵权诉讼。
根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 （以下简称若干规定），法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，法院应当中止诉讼，但是如果原告出具的检索报告或专利权评价报告未发现导致实用新型或外观设计专利权无效的事由的，法院可以不中止诉讼。可见，事先判断企业自身专利的稳定性非常重要。
二、查明涉嫌侵权方是否拥有在先相关专利
企业在诉他人专利侵权之前，要知己知彼，除了判断企业自身专利的稳定性外，还应查明涉嫌侵权方是否拥有在先相关专利。
在笔者代理的一件案件中，一家国内企业发现他人涉嫌侵权，于是请我们进行侵权分析比对，结果我们发现对方企业网站内容显示，对方企业也拥有自主知识产权，经过具体检索查询，发现对方企业也拥有多项专利技术，其中三项专利的申请日还在笔者客户的专利的申请日和公告日之前。结果分析过程中改变了思路，变为分析笔者客户是否涉嫌侵犯对方企业专利权。
在打响专利侵权之战之前，一定要知己知彼，不要漏掉查询对方是否拥有在先相关专利。
三、选择有利的管辖法院
根据若干规定，因侵犯专利权行为提起的诉讼，既可以由侵权行为地法院管辖，也可以由被告住所地法院管辖。对于企业而言，跨省市诉讼总不如在自家门前诉讼来的舒服，不是单纯考虑地方保护，而是可以避免异地公证、削减差旅费等，由此省去很多不必要的麻烦。
由于侵权行为地包括了被诉侵权产品/依照专利方法直接获得的产品的许诺销售、销售行为实施地以及侵权行为的侵权结果发生地，在发现他人涉嫌侵权、企业已经做好自身专利稳定性分析等准备后，可以考虑通过选择侵权产品销售地来确定管辖法院。不过要记得在购买时做好公证手续，对购买时间和地点、购买者、销售者、购买的侵权产品信息等进行固化，以便进行最有力的举证。
四、进行侵权分析并确认赔偿额计算方式
在公证购买多套侵权产品后，企业可以在公证员的见证下对其中一套侵权产品进行拆解，将侵权产品的特征和企业专利的保护方案的各个特征逐一进行对比，将详细比对分析附在起诉状中。同时，企业需要在起诉状中根据先前所收集的相关侵权证据来确认赔偿额。
可以说，赔偿额的确定是非常重要和关键的一步。企业维权不能赢了官司输了钱。
我国目前专利侵权赔偿额的确定还是采用“填平原则”，没有惩罚性赔偿。根据专利法 ，侵犯专利权的赔偿额的计算方式是依照权利人的损失、侵权人获得利益和参照专利许可使用费的顺序进行的，最后可以考虑法定赔偿额。
如果企业不积极举证，很可能得不到合理的赔偿。企业可以借助诸如被诉侵权方的海关进出口数据、医疗器械申报资料、行业报刊关于产能产量的报道等等确认的被诉侵权方的侵权产品的产量来确定最终赔偿额。
另外，如果企业无法就自己的损失、侵权方获得的利益等进行举证，但是曾经与其他企业签订过专利实施许可合同，可以准备好相关证据提供给法院，请法院参照专利许可使用费来确定赔偿额。如果之前被诉侵权方曾经和企业有过专利侵权纠纷，曾就侵权赔偿额等作出事先或事后约定的，也可以将相关协议提供给法院来确定赔偿额 。如果穷尽自己所能，企业仍不能确定，可以考虑证据保全。
五、关于诉前禁令和诉前证据保全
在发现专利被侵权向法院起诉到法院作出判决，往往需要很长的时间，尤其是如果在遇到对方提出专利无效宣告请求致使法院中止审理等情况时，整个过程往往要数年时间。对于一些涉及电子产品等更新换代极快的专利而言，数年时间产品可能都已经从市场上消失了。而且在实践中，侵权方可能早已转移侵权设备、模具、毁坏账簿等。
因此，在正式提起诉讼之前，首先要考虑以侵权方的商业信誉来看，是否会转移账簿、销毁证据等。如果有必要，则向法院申请诉前禁令和/或诉前证据保全。
现行专利法 已经对侵犯专利权的诉前临时措施和诉前证据保全进行了规定，为了防止侵权方毁坏证据或者避免进一步扩大损失，企业如果认为对方侵权的证据确凿，为避免不及时制止造成难以弥补的损害或者为了防止证据灭失或之后难以取得，企业在提供担保的条件下，可以申请法院采取诉前责令停止有关行为的措施或者证据保全的措施。
特别注意的是，企业在申请法院采取以上措施之前，自身一定注意信息不要提前泄露给涉嫌侵权方，诸如不要召开新闻发布会、不要提前告知涉嫌侵权方自己要对其采取措施等。实践当中就有企业在向法院申请诉前证据保全之前，已经向涉嫌侵权方发出警告函的情况。
另外，专利法中规定的很清楚，企业在申请诉前禁令或者诉前证据保全时必须提供担保，如果不提供，则法院驳回申请。诉前禁令和诉前证据保全的担保费用通常都不低，一旦申请错误，需要用这个费用赔偿被申请人为此所遭受到的损失。前些天北京知识产权法院作出的“中国好声音”案诉前保全裁定 ，被媒体炒得沸沸扬扬。虽然该案是商标案，但是也给专利侵权案件的诉前禁令和证据保全的担保提供了借鉴。在该案中，唐德影视向北京知识产权法院提供了3000万现金担保，后续提供了一亿元的责任担保函。
提交法院的保证方式主要为保证金、土地或房产等不动产以及银行保函、信用担保。企业如果自有资金周转不开，可以请求银行出具银行保函。
此外，企业还可以利用诉讼保全责任保险，由保险公司为被保险人的保全申请提供担保，对于保全错误造成的损失，由保险公司进行赔偿。目前很多法院对此予以认可。
六、关于和解
笔者曾经和多个客户的法务沟通过，很多大型企业对于企业专利被侵权十分头痛，不诉会导致被侵权的情况越来越严重，诉的话依照目前的维权成本和赔偿额来看，维权常常耗时费力，企业往往被搞得疲惫不堪。对此，企业可以在诉讼过程中考虑和解。
企业在诉讼过程中要选好和解的时间点，和解谈判过程中应充分表明企业必定胜诉的优势，可以在和解协议中约定好侵权赔偿额和/或今后应支付的专利实施许可使用费，可以在和解协议中规定如果今后再发生相同的侵权如何处理以及约定再发生侵权情况的赔偿额 。
综上所述，企业在提起专利侵权诉讼前应当充分做好准备工作，首先确认企业拥有的专利权的稳定性和实际保护范围，查明涉嫌侵权方是否拥有在先相关专利，充分利用诉前证据保全等手段收集好一切证据，选择对自己有利的管辖法院，做好详细侵权分析并根据所获得的证据确认最佳赔偿额计算方式，即使最后和解也规定好防止侵权方再次侵权的举措。
注释：
王梨华.专利维权路上的九九八十一难.http：//www.hfipl aw.cn/？ p=13839.
最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定.国家知识产权局网站.http：//www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/sfjs/200804/t20080415_377922.html.
中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法实施细则（第1版）.知识产权出版社.2010.19-20.
何鹏.专利权纠纷当事人的约定可作为赔偿数额的依据.中国法院网.http：//www.chinacourt.org/article/detail/2014/05/id/1290145.shtml.
“中国好声音”被裁定禁用？唐德交了一亿三的保全费让灿星遭遇最大危机.华尔街见闻.http：//wallstreetcn.com/node/250818.
