摘 要 无论是外观设计专利无效过程中进行涉案专利外观设计和对比设计的相同实质相同的判断、还是在侵权诉讼过程中进行涉嫌侵权产品设计是否侵权的判断，首先需要考虑外观设计相同实质相同判断的前提——承载外观设计的产品的种类是否相同相近似。而判断产品的种类是否相同相近似，应当以产品的实际的、或可能的、甚至是潜在的用途为准，而产品的名称、功能、销售时货架分类位置、国际外观设计分类号等仅仅作为参考。
关键词 外观设计专利 无效 种类 相同 相近似
作者简介：刘迎春，金杜律师事务所专利部顾问，工学博士。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.138
近年来，随着知识产权保护观念深入人心，涉及外观设计专利的案件越来越多。很多企业出于保护自身产品设计的目的，申请了相关的外观设计专利，在看到有人涉嫌抄袭自己的产品设计时，马上提起侵权诉讼；当然也有些企业被诉侵权或者担心被诉侵权时提起无效宣告请求。但要注意的是，对于涉及外观设计专利的案件，无论是外观设计专利无效过程中进行涉案专利外观设计和对比设计的相同实质相同（相近似）的判断、还是在侵权诉讼过程中进行涉嫌侵权产品设计是否侵权的判断，首先需要考虑外观设计相同实质相同判断的前提。如果这个前提都没有满足，则不要浪费金钱和精力去提起诉讼或者专利无效宣告请求。在笔者读到的很多法院判例以及专利复审委员会所做的百余个涉及到这个判断前提的无效宣告审查决定中，很多失败的案例都是因为未注意到这个前提。
外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计 。产品是外观设计的载体，外观设计必须依托于产品。在判断外观设计相同实质相同之前，先要判断承载该外观设计的产品的种类是否相同相近似。没有产品种类相同相近似这个前提，无需进行涉案外观设计专利与对比设计/涉嫌侵权产品是否相同实质相同的比较和判断，即可认定涉案外观设计专利与对比设计/涉嫌侵权产品不构成相同或实质相同。
虽然在实践中提起外观设计专利无效宣告请求之前进行相关检索时，通常是以国际外观设计分类号作为限定条件来检索相同或实质相同的对比设计的，但是国际外观设计分类号并不是确定产品种类相同相近似的依据。在确定外观设计的产品的种类时，可以参考所涉及的产品名称、产品销售时的货架分类位置、所记载的国际外观设计分类号，但最终应当以产品的用途是否相同为准 。相同种类外观设计产品是指用途完全相同的产品，相近种类的外观设计产品是指用途相近的产品。原则看似简单，但是实践中还是出现很多问题。
在梁勇诉上海恒昊玻璃技术有限公司（以下简称恒昊公司）“玻璃（一帆风顺）” 外观设计专利无效案 中，梁勇提供的证据1的产品名称是墙地砖（11-QD0018LJ3），证据2的产品名称是瓷砖（曲线型）。本案合议组经审理认为，尽管证据1和证据2中的产品与恒昊公司专利产品的国际外观设计分类号相同，均为25-01，但是在实际使用过程中，墙地砖、瓷砖需附着在墙壁或地面上，而玻璃可单独使用，因此证据1、证据2的产品在用途、名称、货架位置上与恒昊公司的产品都不相同，故上述证据与恒昊公司专利属于不相同且不相近似种类产品，不具有可比性。最终恒昊公司的外观设计专利被维持有效。可见，即便是国际外观设计分类号相同，如果用途不同，也不属于相同相近似种类的产品，不具有可比性。
在广东兴发集团有限公司（以下简称兴发公司）诉中铁电器化局集团宝鸡器材厂（以下简称器材厂）“汇流排”外观设计专利无效案 中，兴发公司以中国外观设计专利CN 3211701为证据，认为在器材厂专利申请日之前已有相同的“型材”获得国家知识产权局的专利授权，器材厂外观设计专利应予无效。而器材厂则主张证据“型材”的分类号为25-01-A0124，属于建筑类，而器材厂专利“汇流排”分类号为13-03，属于配电和控制设置类，两者不是同一类别，不能进行相同相近似比较。本案合议组经审理认为，名称、分类号不同并不意味着产品的用途必然不同，器材厂专利“汇流排”属于型材，与证据CN 3211701均可以用于城市地下轨道建设，具体可用于地铁的架空刚性悬挂，故它们的用途相同或相近，属于相同或相近产品，可以进行外观设计相同实质相同的比较，并最终宣告器材厂的外观设计专利无效。
类似的还有统一企业股份有限公司（以下简称统一公司）诉陈存义“包装箱（绿茶饮料）” 外观设计专利无效案 、统一公司诉余超群 “包装箱（鲜橙乐）”外观设计专利无效案 。在这两个无效案中，虽然统一公司提供的证据均为瓶贴（国际外观设计分类号为19-08），而两个涉案外观设计专利为包装箱（国际外观设计分类号为09-03），但在使用状态下证据瓶贴贴在饮料包装瓶的外表面上，起装饰和外包装作用，包装箱用来包装饮料瓶且外观设计体现在对包装箱起装饰和外包装作用的外表面图案上，二者销售时货架位置均是在饮料货架位置上，产品的用途都是用于饮料的包装，属于相近种类的产品，可以进行外观设计相同实质相同比较。最终，两个包装箱外观设计专利均被宣告无效。
可见，承载外观设计的产品的名称、国际外观设计分类号仅仅是作为参考，即便是国际外观设计分类号不同的产品，只要至少部分实际用途相同或相近似，那么产品也属于相同相近似种类，具备了外观设计相同实质相同比较的前提。
既然用途是判断产品种类相同相近似的依据，所说的用途是否一定是所涉及的产品在使用者实际使用过程中的实际用法呢？
在浙江省粮油食品进出口股份有限公司和杭州正光陶艺有限公司（以下简称粮油和正光陶艺）共同诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称杏花村汾酒厂）“酒瓶”外观设计专利无效案 中，粮油和正光陶艺提交了涉案外观设计专利申请日前公开发表在《现代民间青花艺术-江西省陶瓷研究所作品选》上的“青果瓶”彩色立体照片作为证据，认为杏花村汾酒厂的专利应予无效。杏花村汾酒厂辩称，证据中所示“青果瓶”为不可能大量复制用于工业批量生产的独创艺术品，不属于外观设计的范畴，并且“青果瓶”作为艺术瓶与其专利的酒瓶具有完全不同的用途，即使可作为装饰品对待，也与本专利所示酒瓶的分类号不同，因此，证据所示“青果瓶”与本专利所示外观设计没有可比性。作为艺术品现身的“青果瓶”只能考虑设计者初衷的用途么？合议组经过审理认为，作为艺术品的陶瓷制品也完全可以工业批量生产，“青果瓶”虽然是以艺术品的形式发表在公开出版物上，但其完全具备用作一般包装容器的功能，可作为包装容器使用，因而其存在着与涉案专利的酒瓶相同的用途，因此二者属于相同种类的产品，在外观设计的相同相近似判断中具有可比性。最终合议组以该证据宣告杏花村汾酒厂的外观设计专利无效。
可见，即便是艺术品，只要具有潜在的、可能的相同相近似用途，那么不管艺术品设计者的设计初衷是什么，产品也属于相同相近似种类。
在宁波双鹰电器有限公司（以下简称双鹰公司）诉上海宝路通电器有限公司（以下简称宝路通公司）“暖风机（1）”外观设计专利无效案 中，双鹰公司提交了产品销售收据、发票、系列产品宣传单以及ZL99314132.3、ZL98301418.3外观设计专利公报复印件等作为证据，认为宝路通公司的外观设计专利应予无效。宝路通公司认为，双鹰公司提交的证据中所涉及的产品均为电风扇（或台扇），与其专利的暖风机相比用途和功能完全不同，属于种类不相同也不相近种类的产品，不能将二者进行对比。合议组经过审理认为，暖风机与电风扇（或台扇）虽均具有使空气流动的功能，但最终用途分别为加热和致冷，二者在用途上存在明显区别，所以电风扇（或台扇）与暖风机不属于相同或相近种类的产品，因此直接认定证据所示外观设计与宝路通公司专利不相同且不相近似。也就是说，即便是功能相同，但是用途不同也不能认为是相同相近种类的产品。功能对于产品的相同相近种类的判断也是不能起决定作用的。
既然在外观设计相同实质相同判断前提条件中起关键作用的是产品用途，那么在提起无效宣告请求以及侵权诉讼中一定要注意提供关于产品用途的证据，以免造成不必要的麻烦。在舟山市定海百步奔电器制造有限公司（以下简称百步奔电器）诉胡本和“吸尘器（微型）”外观设计专利无效案 中，由于百步奔电器最初提交的证据材料中均没有对在先设计产品的用途进行说明，导致该无效案过程一波三折。合议组指出，百步奔电器所提交的证据中包含了“五合一万用宝”产品的照片、销售发票等，但只对销售时间进行了证明，没有包含任何有关用途、功能的说明，导致无法判断该产品属于何类产品。由于该案已经经过北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的审理，合议组此次依职权进行审查，要求百步奔电器提供能够说明“五合一万用宝”用途的相关证据。百步奔电器后又提交了“五合一万用宝”的说明书原件及复印件、包装盒等。最终，合议组根据百步奔电器提供的在先设计产品的用途补充证据材料的基础上，认定“五合一万用宝”中的一款吸尘器产品具有与涉案外观设计产品“微型吸尘器”相同的用途和功能，属于相同种类的产品，两者可以进行外观设计相同相近似比较，宣告“吸尘器（微型）”外观设计专利无效。
综上所述，无论是外观设计专利无效过程中进行涉案专利外观设计和对比设计的相同实质相同的判断、还是在侵权诉讼过程中进行涉嫌侵权产品设计是否侵权的判断，首先需要考虑外观设计相同实质相同判断的前提——承载外观设计的产品的种类是否相同相近似。而判断产品的种类是否相同相近似，应当以产品的实际的、或可能的、甚至是潜在的用途为准，而产品的名称、功能、销售时货架分类位置、国际外观设计分类号等仅仅作为参考。
注释：
中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法实施细则（第1版）.知识产权出版社.2010.
专利审查指南2010（第1版）.知识产权出版社.2010.399-400.
专利复审委员会第6388号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX6388&lx=wx.
专利复审委员会第13390号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX13390&lx=wx.
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专利复审委员会第5198号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5198&lx=wx.
专利复审委员会第5021号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5021&lx=wx.
专利复审委员会第5332号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5332&lx=wx.
专利复审委员会第6985号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX6985&lx=wx.
